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美国专利商标局将启动“推迟专利客体适格性回应”试点项目

作者:来源:中国保护知识产权网浏览次数:发布时间:2022-01-14

2021年3月,美国参议员汤姆.提利斯(Thom Tillis)和汤姆.科顿(Tom Cotton)要求美国专利商标局(USPTO)代理局长德鲁.赫什菲尔德(Drew Hirshfeld)启动试点项目,指导审查员采用顺序方法(sequenced approach)而非传统的紧凑方法(compact approach)来审查专利。近日,USPTO对该要求作出回应,宣布从2022年2月1日起对非临时专利申请启动“推迟专利客体适格性回应(DSMER)”试点项目。联邦注册公告称,试点参与者可推迟响应USPTO对专利客体适格性(SME)的核驳意见,直至申请得到最终处理,或所有其他未处理的驳回被撤回或删除(以较早者为准)后再答复。

提利斯和科顿在写给赫什菲尔德的信中称,试点有助于澄清有关《专利法》(即《美国法典》第35编)第101条的分析。与审查相关的《专利法》其他条款(例如第102、103和112条)相比,第101条研究得并不充分。参议员解释称:

在审查过程的早期对适格性进行固有的模糊和主观分析,审查员可能会在第101条上花费过多的时间,难以或不可能根据第101条进行有意义的审查,这有损其根据第102、103和112条进行更严格的分析。

联邦注册公告指出,参与试点项目的申请人必须对USPTO发出的每一份审查意见书进行答复,但可以推迟对101条核驳意见作出回应。公告提到:“DSMER试点项目不同于传统的紧凑型审查,因为参与试点项目的申请人可以推迟与审查员就专利客体适格性问题进行沟通,直到非客体适格性问题得到解决。”

USPTO希望试点项目有助于提高审查效率和专利质量,尤其是在某些技术领域。

申请必须满足以下条件才有资格获得参与试点的邀请:

-申请被分配给“参与试点项目的审查员”,上述联邦注册公告第I.A.节将“参与审查员”定义为“整个专利审查队伍中的主要审查员”,尽管审查员的参与不是强制性的。公告指出:“USPTO将努力确保每个技术中心都有一定数量的审查员代表参与试点项目。”

-申请符合程序标准,联邦注册公告第I.B.节将其定义为“根据《美国法典》第35编第111(a)条提交的原始非临时发明专利申请或根据《美国法典》第35编第371条进入国家阶段的国际申请,并且不得根据《美国法典》第35编第120或121条主张任何在先非临时申请的较早申请日期的权益”。不按顺序推进的申请(特殊状态申请)不符合试点资格,但参与试点项目的申请可在最终处理后参与加速审查计划。

符合条件的申请人将在首次审查意见书中收到邀请函。若接受邀请,申请人应在答复首次审查意见时提交一份正确填写的申请表PTO/SB/456。

一旦被接受进入试点项目,申请人可以选择不推迟对客体适格性核驳进行答复。

在申请处理完毕后,试点项目提供的《联邦法规法典》第37编第1.111(b)条的有限豁免将终止,申请人必须对任何未决的SME核驳意见做出回应。如果申请人选择提交最终答复或上诉通知,则该申请将按照正常程序进行处理。此外,公告指出:“申请人应注意,参与该项目本身并非未根据《联邦法规法典》第37编第1.116条或41.33条提前提交修改或证据的充分理由。”

有关试点项目的更多信息可在USPTO官网上获得,用户可于2022年3月7日之前通过联邦电子规则制定门户网站www.regulations.gov提交评论。