某甲公司诉某乙公司、丙公司侵害注册商标专用权纠纷案件

【典型意义】

抓住并化解主要矛盾，是做好调解工作的重要方法。原被告双方是否能够实现成功调解，往往取决于若干主要矛盾的有效化解。通过分析案件事实，梳理当事人法律关系，调解员可以更有效地抓住调解工作的主要矛盾，明确各方诉求的主要争议点，并结合必要的法律知识储备，为主要矛盾的化解提出有益建议，进而推动调解工作的顺利开展。

【案情简介】

甲公司为知名食品生产商，拥有某注册商标专用权，且相关商品在国内拥有极高知名度和美誉度。甲公司发现在某网购平台、大型超市销售的部分非甲公司生产的同类食品中，标有与甲公司注册商标近似的标识，该食品包装显示商品委托商为乙公司，受托加工方为丙公司。2018年9月19日，甲公司起诉乙公司、丙公司，诉称两公司擅自制造、销售标有与涉案商标近似标识的商品，致使消费者误认为涉案商品是甲公司商品，以谋取不正当利益，严重损害了甲公司的合法权益，要求两公司停止侵害商标权的行为，并要求两公司连带赔偿经济损失及合理开支。北京软件和信息服务业协会知识产权纠纷人民调解委员会（以下简称“软协人调委”）接受委托，调解该案。

【调解经过与结果】

接受委托后，软协人调委的调解员与双方当事人进行了沟通，了解了双方的调解意见。经初步沟通，了解到乙公司认为其对涉案食品外包装拥有外观设计专利权，对侵犯商标权不予承认。而丙公司认为其仅属于受托加工方，所有商标、包装等均由乙公司提供，且双方合同明确约定丙公司不承担对外商标侵权责任，因此不认为其涉嫌侵权。两被告均消极应对调解，使得调解工作陷入僵局。

为了促进调解成功，调解员首先查阅并学习了《专利法》相关知识。针对乙公司提出的外观设计专利权问题，调解员根据《专利法》的规定向其解释，外观设计专利不得与他人在先取得的合法商标权利相冲突。乙公司申请的外观设计专利权在甲公司取得涉案商标权利之后，即便成功获得了专利，甲公司也依然有权请求宣告无效。针对丙方认为的因其受乙方委托加工商品所以不存在侵权的问题，调解员从各方法律关系上进行了说明，打消了丙方的想法，调动了丙方参与调解的积极性。

随后，调解员又了解到，乙、丙公司的商品还在网络上售卖，但是本案中甲公司起诉的只是乙公司在超市出售涉案商品的侵权行为。因此，调解员在调查清楚案件事实的情况下，建议双方打包调解，避免再次诉讼。

最后，考虑到乙、丙公司均为经济规模较小的公司，且乙公司在调解过程中也表示出消极诉讼的念头，调解员建议甲公司从节约时间成本、诉讼成本，以及及时拿到赔偿款的角度，接受降低赔偿金额的调解建议。同时，调解员也从诉讼对公司法定代表人及高管的影响的角度，说服乙丙公司积极参与调解。最终在调解员多次不懈的沟通下，双方达成了调解协议。2019年3月26日，法院出具人民调解书。

【法律分析】

1.外观设计专利不得与他人在先取得的合法商标权利相冲突。外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利权，是《专利法》规定的专利类型之一。根据《专利法》规定，我国外观设计专利仅进行形式审查而不进行实质审查。本案中，乙公司认为其对涉案食品外包装拥有外观设计专利权，因此消极应对调解。但根据《专利法》规定，外观设计专利不得与他人在先取得的包括商标权在内的合法权利冲突，即便成功获取专利，也并不影响侵权事实的认定，且其外观设计专利权存在被宣告无效的风险。外观设计专利权与商标权的保护范围有近似之处，不可避免地存在交叉重叠，造成了两者产生冲突。实践中，判定外观设计专利是否与在先商标权冲突，主要考虑以下几个方面：（1）涉案专利产品所对应的商品与在先商标所使用的商品是否属于相同或相近种类；（2）涉案专利是否包含在先商标相同或相近似的设计内容；（3）涉案专利是否导致了相关公众对该专利与在先商标的混淆。

2.承揽加工方未尽到合理注意义务加工侵犯注册商标专用权商品的，承揽加工方与委托方构成共同侵权。商标权侵权属于一般侵权责任，只有行为人主观上存在过错，才会承担相应侵权责任。就承揽加工关系而言，承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。如果未尽到合理注意义务，即认定属于存在主观过错，需承担侵权责任。如果行为人能够证明已尽到合理注意义务，如证明定作人出示了有效的商标权利证明，或者在先商标未使用或知名度较低等，则可能免除相应责任。本案中，考虑到甲方同类商品在全国范围内拥有较高知名度，很难认为丙公司尽到了合理注意义务。

【在先案例索引】

案例1：原告某公司与国家知识产权局其他行政行为行政纠纷案。[1]该案中，法院认为，涉案专利包装袋为跳跳糖的包装，在先商标的核定使用类别第30类为糖果类，涉案专利包装袋所装商品与在先商标核定使用的商品属于同一种商品。本专利包装袋在其正面的主要位置设有一个非常突出醒目的夸张人脸图案，其人脸图案的头部、以及张大的嘴巴与在先商标基本相同，其伸出的舌头以及眼睛的一大一小、眼睛旁边的褶皱图案与在先商标均基本相同，两者的不同点仅在于涉案专利的眼睛覆有眼皮的设计，头部的左右两侧有手部的设计，以及嘴巴的下方有斜向的文字框的遮挡，但是所述不同点并不足以影响其主要的脸部以及夸张的嘴巴形成的非常近似的视觉效果。涉案专利包装袋在其正面醒目位置使用了与在先商标近似的图案，很容易导致相关公众产生混淆，误认为涉案专利的外观设计产品来源于商标持有人，损害商标所有人的合法权益，因此法院认定涉案专利的外观设计使用了与在先商标近似的设计，涉案专利与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突，不符合《专利法》第二十三条第三款的规定。

案例2：原告内蒙古某公司等与被告山东某公司等侵害注册商标专用权、不正当竞争纠纷案。[2]该案中，法院认为虽然山东某公司在与委托公司签订的《委托加工协议》中约定了委托公司拥有加工产品品牌“初萃”及“悠采”的商标权，委托公司保证其产品品牌不会侵犯任何第三方的注册商标权；但其对“河套”系列标识的使用并未尽到相应的审查和合理注意义务。山东某公司作为多年从事面粉加工的企业，在长期与巴彦淖尔地区面粉厂合作的情况下，其对“河套”系列商标的知名度理应知晓，应对委托公司是否有“河套”系列商标进行相应的审查。本案中，无证据证明山东某公司对“河套”系列商标进行了相应的审查，故其对涉案商品的商标侵权行为构成共同侵权。

[1]北京知识产权法院，（2017）京73行初5843号。

[2]北京市朝阳区人民法院，（2018）京0105民初13199号。